新闻

2018年11月
Share this:

日立金属“YET”商标撤销复审行政纠纷

本案是一起典型的因商标权利人不规范使用注册商标所引发的商标撤销三年不使用案件。

 

原告日立金属有限公司在第6类注册了第4080809"YET"商标,指定商品包括"未锻或半锻钢、铸钢等"。然而在实际使用中,原告"YET"商标所使用的商品是"镍铁合金"。

 

商标评审委员会在被诉裁定中认定,原告在"镍铁合金"商品上使用"YET"商标并非对其指定商品的使用,因而裁定撤销涉案商标。

 

在诉讼阶段,我们补充提交了证明"镍铁合金"与"未锻或半锻钢"商品关系的新证据,结合评审阶段的发票、提单等证据,最终成功说服法院认定原告在"镍铁合金"商品上使用"YET"商标,属于对涉案商标的合法使用。

 

代理律师:付同杰 戴国琛

案件背景:

原告日立金属有限公司在第6类注册了第4080809号"YET"商标("诉争商标"),指定商品包括"未锻或半锻钢、铸钢等"。

 

2015年,针对诉争商标,第三人向商标局提起撤销三年不使用程序。原告随后提交了采购订单、提单、装箱单、账单和发票复印件。商标局基于前述证据,维持了诉争商标的注册。第三人不服商标局作出的决定,向被告提起撤销复审程序。经审理,被告认为原告提交的证据不能证明诉争商标在指定期间在核定商品上使用了诉争商标,并撤销了诉争商标。

 

随后,考虑到诉争商标的重要性,原告不服被诉裁定向北京知识产权法院提起诉讼。

 

案件难点:

第一、原告所提交的证据中,均指向"镍铁合金"商品,并无任何证据提及"未锻或半锻钢、铸钢等"指定使用商品。

 

第二、原告仅能提供发票原件,其余证据均为复印件。

 

案件诉讼策略:

撤销复审案件的争议焦点就是诉争商标所有人所提供的证据能否证明诉争商标在指定期间内进行了公开、真实、合法的商业使用。针对本案的难点,我们拟定了如下诉讼策略:

 

第一、寻找证据证明"镍铁合金"与"未锻或半锻钢、铸钢等"的关系。为此,我们前往国家图书馆查阅了大量的材料科学类书籍。最终确认,"镍铁合金"系"铸钢"中的一个子类。诉争商标在"镍铁合金"上使用诉争商标,应当认定为是在"铸钢"商品上的使用。

 

第二、尽力沟通原告搜集证据原件。原告在评审阶段并未提交任何证据原件,考虑到法院对证据的审查要求远高于行政机关,我们多次沟通原告在华子公司,说服对方协助搜集相应的证据原件。最终,原告在华子公司提供了部分发票的原件,对于无法提供原件的其他进口单据,如采购订单、提单、装箱单、账单等,我们通过线下调研和线上核验,寻找到了无法提供原件的正当理由。

 

第三、通过立法目的说服法官维持诉争商标的注册。商标法关于撤销三年不使用的规定的立法本意是鼓励商标权利人积极使用注册商标,促进商标市场有序运转,而非惩罚商标权利人。虽然原告证据存在瑕疵,但是在现有证据能够证实诉争商标具有较大使用可能性的情况下,应为从维护商标市场稳定性的角度维持诉争商标的注册。

 

案件意义:

第一、在撤销三年不使用案件中,诉争商标实际使用的商品系指定使用商品下属子类时,可以认定诉争商标进行了公开、真实、合法的使用。

 

第二、在撤销三年不使用案件中,商标权利人应提供多方面的使用证据并尽量提供原件。单纯只提供一类证据或者一类证据原件,商标存在被撤销的风险。如果商标权利人只能提供一类证据原件的,代理人应做好功课,明确无法提供其他证据原件的原因,以备法官询问。

 

第三、在撤销三年不使用案件中,抓住此程序设立的立法本意,结合证据,说服法官通过自由心证作出有利于商标权利人的裁决。

铸成律师事务所十五周年庆典视频 --